Esgotament dels drets de marca en l’ Espai Econòmic Europeu (EEE)
El 21 de desembre de 2017, el Tribunal de Justícia va dictar una sentència sobre una petició de decisió prejudicial i va aportar claredat en la qüestió legal de l’esgotament del dret de la marca global “Schweppes”, interpretant l’article 7(1) de la Directiva 2008/95/EC, a l’empara de l’article 36 TFUE. (Cas C-291/16).
La petició ser feta durant la tramitació d’un procediment relatiu a importacions paral·leles, on la demanda va ser interposada per Schweppes S.A. contra Red Paralela S.L. i Red Paralela BCN S.L., davant el Jutjat Mercantil nº 8, en el qual, diferents titulars tenien drets sobre marques idèntiques en l’ EEE, ja que el propietari original va dividir la titularitat de la marca resultant en marques nacionals pertanyents a diferents propietaris.
En aquest cas, la titularitat de la marca Schweppes en tots els Estats Membres de l’ EEE, excepte en el Regne Unit, pertany a una companyia, que és la demandant d’aquest cas: Schweppes S.A., mentre que el titular de la marca en el Regne Unit és una companyia independent: Coca-Cola/Atlantic Industries. Aquesta última va obtenir la propietat de la marca en el Regne Unit a través d’una cessió de l’ara demandant.
La decisió del Tribunal de Justícia estableix que el propietari d’una marca no pot oposar-se a la importació de productes idèntics designats amb la mateixa marca procedents d’un altre Estat membre, en què aquesta marca, que pertanyia inicialment al mateix titular, és actualment propietat d’un tercer que ha adquirit els drets relatius a la mateixa mitjançant cessió quan, després d’aquesta cessió,
– el titular, sol o coordinant la seva estratègia de marca amb aquest tercer, ha seguit promovent activa i deliberadament la aparença o la imatge d’ una marca global i única, creant o reforçant d’aquesta manera una confusió en el públic pertinent en quant a l’origen empresarial dels productes designats amb aquesta,
o
– existeixen vincles econòmics entre el titular i l’esmentat tercer, en el sentit que coordinen les seves polítiques comercials o es concerten per a exercir un control conjunt sobre l’ús de la marca, de tal forma que tenen la possibilitat de determinar directa o indirectament els productes en els que figura la dita marca i de controlar la seva qualitat.
Conclusió
Aquesta decisió mostra que inclús en casos de diferents titularitats sobre la mateixa marca en diferents països pertanyents a l’ EEE, la relació entre els diferents titulars en relació a l’ús de la marca pot tenir impacte en el dret del propietari a l’hora de poder impedir importacions paral·leles dintre de l’ EEE. Per tant, aquests aspectes han de tenir-se en compte quan s’arriba a acords de transferència o cooperació relatius a la mateixa marca entre dues o més parts.
En aquest caso, ara és el torn d’ aplicar la decisió per part del Jutjat Mercantil de Barcelona i determinar si es compleixen totes les condicions perquè es doni esgotament del dret de marques en el procediment que es troba en tràmit.
