Durán-Corretjer SLP

El 27 de diciembre se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 23/2018 de 21 de diciembre de modificación de la Ley de Marcas 17/2001 por el que se transpone la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2015.

La novedad más importante, que entrará en vigor el 14 de enero de 2019, es la posibilidad de que, en procedimientos de oposición basados en marcas que hayan estado registradas por un plazo de 5 años o superior, el solicitante de la marca que reciba la oposición pueda exigir que se aporten pruebas de uso de la marca oponente durante los 5 últimos años.

Otra modificación reseñable es el cambio de competencia para los procedimientos de nulidad y caducidad directos, que antes era de los Tribunales y a partir del 14 de enero de 2023 será de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Para cualquier aclaración adicional sobre estas modificaciones, pueden contactar con nuestro despacho.

D. Christian Durán, Abogado y Agente de la Propiedad Industrial de Durán-Corretjer, S.L.P., fue galardonado el pasado 28 de noviembre de 2018 en reconocimiento por la excelente labor realizada como representante de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en el XX Congreso de ASIPI que se celebró en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil del 25 al 29 de noviembre de 2018.

ASIPI es la asociación más importante de Propiedad Industrial en América, y reúne a los profesionales de patentes y marcas de dichos países. D. Christian Durán es, desde enero de 2016, representante de ASIPI en sus relaciones con EUIPO.

Los Abogados y Agentes de la Propiedad Industrial: Ada Torras y Christian Durán de Durán-Corretjer, S.L.P. han asistido a la 37ª Conferencia Anual de la European Communities Trade Mark Association (ECTA) que ha tenido lugar en Atenas, Grecia, durante los días 13 al 16 de junio de 2018.

Nuestro Director, Luis-Alfonso Durán, fue invitado a hacer una presentación sobre el impacto del Brexit en los sistemas de protección de las patentes, marcas y diseños industriales en el Comité Ejecutivo de FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle) que tuvo lugar durante los días 3 a 5 de junio de 2018 en Toronto, coincidiendo con su Congreso Mundial.

Luis-Alfonso Durán también participó en la reunión del Comité Ejecutivo de FICPI como Delegado de España.

El pasado 13 de abril, en una ceremonia organizada en Malta para celebrar el 40 aniversario del Instituto de Representantes Profesionales ante la Oficina Europea de Patentes, también conocida como Instituto de Agentes de Patentes Europeas (epi), nuestro Director, Luis-Alfonso Durán, fue invitado a intervenir sobre el tema “Adaptando epi al presente y al futuro”.

La intervención del Sr. Durán tuvo lugar a continuación de las intervenciones de D. Francis Leyder, Presidente del epi, de D. João Pereira da Cruz, Secretario General, y de D. Benoît Battistelli, Presidente de la Oficina Europea de Patentes.

El Instituto de Agentes de Patentes Europeas es la organización que representa los más de 12.100 agentes de patentes europeas. El Sr. Durán, que ha sido Vicepresidente de dicho Instituto, ha presidido durante los últimos 3 años un Grupo de Trabajo para la reforma del Instituto.

El Sr. Durán también ha escrito un artículo en la publicación que ha hecho epi para conmemorar este 40 aniversario que pueden encontrar en el enlace siguiente:

El pasado 3 de abril, la CEOE presentó en un acto con la presencia de su Presidente, Juan Rosell, un Decálogo de medidas urgentes para impulsar la I+D+i en España, elaborado por la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación, cuyo Comité de Propiedad Industrial e Intelectual preside nuestro socio-Director, Luis-Alfonso Durán.

Dicho Decálogo comprende las siguientes medidas urgentes:

1.    Acuerdo de Estado por la I+D+i.
2.    Simplificación y coordinación legislativa y administrativa.
3.    Apoyo a la transferencia de Tecnología.
4.    Mejora de la financiación de la I+D+i.
5.    Formación y retención del talento.
6.    Fomentar la protección de la innovación a través de la Propiedad Industrial e Intelectual.
7.    Compra pública innovadora.
8.    Digitalización.
9.    Fomento de la cultura innovadora en las empresas.
10.  Innovación social.

Sin duda este Decálogo constituye un primer paso importante para reflexionar e implementar medidas concretas para que la I+D+i sea una prioridad para nuestra sociedad.

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-471-decalogo-de-medidas-urgentes-para-impulsar-la-i-d-i-en-espanav3.pdf

Nuestra firma aparece, un año más, como uno de los despachos más importantes en el sector de la tramitación de marcas en España, según la revista británica World Trademark Review, en el resultado de una encuesta internacional en la que se establece un ranking de los despachos de propiedad industrial e intelectual de todo el mundo.

Destacar la mención especial de la revista al Director Ejecutivo de la firma, Luis-Alfonso Durán Moya, ya que ha sido seleccionado como uno de los mejores profesionales a nivel español dentro del sector de la propiedad Industrial e intelectual.

El Ministerio de Justicia ha preparado un Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales para la transposición en España de la Directiva UE 2016/943 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales), a fin de incorporarla al ordenamiento jurídico español.

El Anteproyecto define el secreto empresarial que será objeto de protección como cualquier información, relativa a cualquier ámbito de la empresa, incluido el tecnológico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) ser secreta
b) tener valor empresarial precisamente por ser secreta
c) haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto

El Anteproyecto estipula qué actividades se considerarán una violación de dichos secretos empresariales, qué acciones se podrán ejercitar contra dicha violación y qué consecuencias tendrá la violación, incluido el cálculo de los daños y perjuicios que se podrán reclamar.

El plazo que tiene el Gobierno español para la transposición finaliza el 9 de junio de 2018.

El 21 de diciembre de 2017, el Tribunal de Justicia dictó una sentencia sobre una petición de decisión prejudicial y que aportó claridad en la cuestión legal del agotamiento del derecho de la marca global “Schweppes”, interpretando el artículo 7(1) de la Directiva 2008/95/EC, al amparo del artículo 36 TFUE. (Caso C-291/16).

La petición fue hecha en la tramitación de un procedimiento relativo a importaciones paralelas, cuya demanda fue interpuesta por Schweppes S.A. contra Red Paralela S.L. y Red Paralela BCN S.L., ante el Juzgado de lo Mercantil nº 8, en el cual, diferentes titulares tenían derechos sobre marcas idénticas en el EEE, ya que el propietario original dividió la titularidad de la marca resultando en marcas nacionales pertenecientes a diferentes propietarios.

En este caso, la titularidad de la marca Schweppes en todos los Estados Miembros del EEE, excepto en el Reino Unido, pertenece a una compañía, que es la demandante de este caso: Schweppes S.A., mientras que el titular de la marca en el Reino Unido es una compañía independiente: Coca-Cola/Atlantic Industries. Esta última obtuvo la propiedad de la marca en el Reino Unido a través una cesión de la ahora demandante.

La decisión del Tribunal de Justicia establece que el propietario de una marca no puede oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión,

– el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta,

o

– existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.

Conclusión

Esta decisión muestra que incluso en casos de diferentes titularidades sobre la misma marca en diferentes países pertenecientes al EEE, la relación entre los diferentes titulares en relación con el uso de la marca puede tener impacto en el derecho del propietario a la hora de poder impedir importaciones paralelas dentro del EEE. Por lo tanto, estos aspectos deben tenerse en cuenta cuando se llega a acuerdos de transferencia o cooperación relativos a la misma marca entre dos o más partes.

En este caso, ahora es el turno de aplicar la decisión por parte del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona y determinar si se cumplen todas las condiciones para que se dé agotamiento del derecho de marcas en el procedimiento que se encuentra en trámite.

Por cuarto año consecutivo, durante el mes de febrero y durante los días del MOBILE WORLD CONGRESS, los Jueces de lo Mercantil de Barcelona han adoptado un protocolo de servicio de guardia y actuación rápida que contempla, entre otras, las siguientes medidas:

a)   Dar una tramitación preferente y prioritaria a las medidas cautelares urgentes (con o sin audiencia) que tengan por objeto conflictos relativos a patentes e innovaciones tecnológicas y así como diseños industriales y cuya presentación esté prevista para el referido Mobile World Congress; así como infracción de marcas y de derechos de propiedad intelectual, defensa de la competencia y actos de competencia desleal y de publicidad ilícita, respecto de productos y materias que sean objeto de exposición o exhibición en el mismo.

b)   Comprometerse a resolver en un plazo de dos días la solicitud de medidas cautelares sin audiencia de la parte demandada, desde su entrada en el juzgado; y un plazo máximo de diez días para la resolución de medidas cautelares con señalamiento de vista, desde su entrada en el juzgado, siempre que se haya presentado un escrito preventivo.

c)   En el marco de un eventual conflicto en materia de propiedad industrial o intelectual con otra compañía y ante el temor razonable de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, resolver en el mismo día de su presentación la admisión de solicitudes de escritos preventivos ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, que se adopten medidas cautelares sin audiencia del demandado, lo que permitirá, primero, que pueda exponer sus alegaciones y, segundo, su disponibilidad de comparecer ante el Juzgado de forma inmediata para resolver sobre cualquier petición de medidas cautelares sin audiencia.

En cumplimiento de la Ley de Patentes, una vez presentado el escrito preventivo el juzgado informará al titular de la patente de la presentación de dicho escrito. El titular tendrá un plazo para presentar la solicitud de medidas cautelares, lo que le permitirá acceder al contenido del escrito preventivo. En caso de que el titular no presente la solicitud de medidas cautelares, el procedimiento se archivará.

La presentación del escrito preventivo no vincula al Juzgado. Ello significa que si el titular presenta la solicitud de medidas cautelares el Juzgado puede decidir, de todas formas, concederlas sin audiencia de parte.

d)   Para valorar la urgencia en la adopción de medidas cautelares sin audiencia, salvo que esta pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar, será determinante el comportamiento previo de la parte demandante y la rapidez con la que haya reaccionado al conocimiento de la eventual infracción. En este sentido, será importante que se haya presentado la solicitud de medidas cautelares urgentes con tal antelación que de buena fe no impida razonablemente la audiencia del demandado, cuando el titular del derecho presuntamente vulnerado hubiera tenido conocimiento anterior de la posible infracción y hubiera podido presentar su solicitud con tiempo suficiente.